Derecho de patentes

Presentación Ernesto Rengifo Carda 
Breve historia 
Relación entre el derecho de la competencia y las patentes 
Justificación de las patentes 
¿Qué puede ser objeto de patente? 
Visión económica Fundamentación jurídica 
Tratados de libre comercio 
1. LAS PATENTES. JUSTIFICACIÓN y EFECTOS DE SU PROTECCIÓN 
Capítulo 1 Propiedad intelectual: razón y justificación de las patentesAndrés Rengifo Carda 
Introducción 
1. Elementos característicos que configuran y justifican la propiedad intelectual 
A. El carácter institucional de la propiedad intelectual 
B. La expresión de un intrínseco y necesario balance entre individuo y sociedad 
C. El progreso y el bienestar social como finalidades esenciales 
II. Las patentes en su perspectiva histórica 
A. Los orígenes y los primeros sistemas europeos de patentes 
B. Esfuerzos de armonización de las patentes a nivel mundial 
III. Las patentes desde su perspectiva regulatoria 
A. Novedad 
B. Nivel inventivo 
C. Aplicación industrial 
D. Descripción, reivindicaciones y "mejor modo" en la solicitud de patente 
IV. Tendencias y cambios paradigmáticos en materia de patentes 
Reflexión final 
Referencias 
Capítulo 2 La estandarización internacional de las patentes y sus efectos en el acceso a medicamentos Carlos Augusto Conde Guuérrez Luisa Fernanda Herrera Sierra 
Introducción 
I. ¿Cuáles fueron las razones que originaron la búsqueda de un sistema de patentes estandarizado internacionalmente? 
II. Los inicios del proceso de estandarización de las patentes: el Convenio de París 
III. Proceso de estandarización internacional de las patentes en el contexto de la mIC, mediante el Acuerdo sobre los ADPIC 
IV. El Acuerdo sobre los ADPIC incluye la regulación de los criterios de patentabilidad, de la materia patentable y de los límites a las licencias obligatorias 
V. Estandarización más allá del Acuerdo sobre los ADPIC: tratados de libre comercio y acuerdos regionales de comercio 
VI. Efectos de la estandarización de las patentes en el acceso a invenciones 
VII. Las soluciones a los problemas de acceso generados por el proceso de estandarización a partir de la Declaración de Doha de 2001 
VIII. Nuevas oportunidades para países en YÍa de desarrollo a partir 
de los procesos de estandarización y del uso de flexibilidades contenidas en el mismo sistema de patentes 
IX. Las patentes, el Acuerdo sobre los ADPIC y el derecho de la competencia como garantía de acceso 
Conclusiones 
Referencias 
II. CRITERIOS DE PATEKTABILIDAD 
Capítulo 3 Novedad Lina María Díaz Vera Ernesto Rengifo Carda 
1.1. La novedad en la Decisión Andina 486 de 2000 
1.2. El examen de la novedad en el régimen andino 
1.2.1. La regla técnica aplicable a la solicitud 
1.2.2. Fecha de presentación de la solicitud  1.2.3. El estado del arte 
1.2.3.1. Elementos que conforman el estado del arte  1.2·3·1.1. Documentos disponibles en internet 
1.2.3.1.2. Uso público de la invención
1.2·3·1.3. Solicitudes de patente anteriores
1.2.3.2. Elementos no incluidos en el estado del arte 
1.2.4 Criterios de evaluación de la novedad 1.1.3. Prohibiciones de patentabilidad derivadas de la novedad en la Decisión 486 
1.3·1. Los seres vivos y los productos de la naturaleza  1.3.2. La novedad y la prohibición de patentar segundos usos 1.4 La novedad en el America Invents ACT
1.4·1. First to file y el estado del arte 14.2. Los procedimientos de derivación y las patentes derivadas 
Reflexiones finales  Referencias Capítulo 4 Nivel inventivo  Manuel Guerrero Gaitán 
Introducción 
1. Conceptos fundamentales 
A. Experto en la materia 
1. Comunidad Andina  2. Sistema europeo de patentes 
3. El sistema de patentes en Estados Unidos B. Estado de la técnica C. Obviedad 
II. La obvie dad en la Comunidad Andina 
III. Método para la evaluación del nivel inventivo  A. Comunidad Andina
B. Unión Europea 
IV. Estados Unidos y el concepto de no obviedad (non obviousness) 
A. El examen de la no obviedad antes de la sentencia KSR 
B. El estudio de la no obviedad después de KSR Recapitulación y conclusiones Referencias
Capítulo 5 Aplicación industrial Diego Fernando Guzmán Delgado Luisa Fernanda Herrera Sierra 
Introducción  I. Aspectos generales II. Aplicación industrial en Colombia 
III. Aplicación industrial en Europa 
A. Casuística europea 
IV. Aplicación industrial en el régimen de patentes de Estados Unidos: utility 
A. Requisito de utilidad (utility requirement)
B. Criterios de utilidad 
l. Utilidad beneficiosa (beneficial utility) 
2. Funcionalidad o utilidad creíble (operability or credible utility) 
3. Utilidad práctica o específica (practica! or specific utility) 
C. Carga de la prueba de utilidad 
V. La aplicación industrial y la definición de materia patentable 
A. Ausencia de la aplicación industrial como fundamento de las excepciones al sistema de patentes B. Aplicación industrial de las invenciones biotecnológicas C. Casuística estadounidense sobre aplicación industrial y sus efectos en la definición de la materia patentable 
D. Casuística europea frente a la aplicación industrial y sus efectos en la definición de la materia patentable 
Consideraciones finales 
Referencias 
Capítulo 6 La divulgación clara, completa y suficiente del contenido de la patente Juan David Castro Garcia Luisa Fernanda Herrera Sierra 
Introducción y noción 
I. Importancia de una divulgación clara, completa y suficiente 
II. La necesidad de la divulgación 
III. Evolución y condiciones de la obligación de divulgación 
IV. Generalidades de la divulgación clara, completa y suficiente en el Acuerdo sobre los ADPIC y en la Decisión 486 de la CAN V. El caso norteamericano 
VI. Divulgación del contenido de la patente en Colombia 
VII. La condición de divulgar la mejor manera de realizar el invento 
VIII. La relación entre reivindicaciones y la descripción 
IX. Efectos de la omisión de una divulgación clara, completa y suficiente 
X. Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos 
XI. Formas de realizar la divulgación en el derecho comparado. Estudio de casos en Estados Unidos y Europa  Estados Unidos - best mode Europa - enabling disclosure 
¿Cómo hacer la divulgación en Europa? A. Un caso notable: la patente del Viagra 
XII. La divulgación "interna"
Conclusión 
Referencias 
III. EXCEPCIONES A LA PATENTABTLIDAD 
A. A PARTIR DEL CONCEPTO DE INVENCIÓN 
Capítulo 7 Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos Carlos Augusto Conde Gutiérrez Manuel Guerrero Gaitán 
Introducción I. Los descubrimientos y las teorías científicas
II. Métodos matemáticos 
Conclusiones 
Referencias 
Capítulo 8 El todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que 
pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural Carlos Augusto Conde Gutiérrez Introducción 
I. Estados Unidos: la doctrina de los productos de la naturaleza 
II. Europa: el Convenio de Múnich sobre concesión de patentes europeas (EPC) y la Directiva 98/44/cE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección 
jurídica de las invenciones biotecnológicas 
III. Patentes en biotecnología en Colombia: entre la Decisión 486 y la Decisión 391 
IV. Contratos de acceso en la CAN 
Conclusiones 
Referencias  Capítulo 9 Las obras literarias y artísticas o cualquier otra protegida por el derecho de autor Carlos Felipe Pay án Rodríguez 
Introducción 
1. Naturaleza de la protección en cada sistema 
A. La originalidad B. La novedad 
II. Aplicación de los sistemas de protección analizados: ejemplos cuando se funden en una misma obra los dos sistemas de protección (derechos de autor y patentes) 
A. Estados Unidos 
B. Europa 
C. Colombia 
III. Breve mención a las obras de arte aplicado Reflexiones finales 
Referencias 
Capítulo 10
Las patentes de métodos de hacer negociosBrenda Salas Pasuy Introducción 
1. Estados Unidos 
A. Evolución jurisprudencial 
1. State Street Bank v. Signature Financial Group Inc. 
Efectos de este fallo 
2. Bilski v. Kappos 
El test de máquina o transformación Efectos del fallo 
3. American Invents Act (AlA) 4. Alice Corp v. CLS Bank International II. Europa 
A. Evolución jurisprudencial 
III. Colombia 
Conclusiones 
Referencias 
 
Capítulo II El software o programa de ordenador y el concepto de invención patentable Brenda Salas Pasuy 
Introducción
I. Software o programa de ordenador. Aspectos técnicos 
II. Software o programa de ordenador. Régimen de protección 
A. Las patentes de software 
I. Estados Unidos 
i. La evolución jurisprudencial 
2. Unión Europea 
i. La evolución jurisprudencial 
3. Colombia Conclusiones Referencias 
Capítulo 12 Las formas de presentar información M anuel Guerrero Gaitán Introducción 
I. Tratamiento en el sistema del Convenio de la Patente Europea 
II. Estados Unidos y la Printed Matter Doctrine 
III. La Comunidad Andina y la interpretación colombiana
Conclusiones 
Referencias 
B. EXCLUSIONES NORMATIVAS 
Capítulo 13 Invenciones contrarias al orden público y la moral Carlos Augusto Conde Gutiérrez 
Introducción 
I. Del moral utility al patent first, ask later 
A. Moral utility 
B. Patent first, ask later 
II. De los tests de moralidad a la cláusula de moralidad en Europa 
A. Los tests de moralidad de la EPO 
B. La cláusula de moralidad en la Directiva 98/44/ CE
l. La cláusula general 
2. Clonación  3. Identidad genética germinal 
4. Utilización de embriones humanos con fines industriales o comerciales 
5. Animales 
III. Colombia y el artículo 20 (a) de la Decisión 486 
A. El Tribunal Andino de Justicia)' la moral 
B. El embrión humano en la legislación colombiana 
Conclusiones 
Referencias 
Capítulo 14 Invención contraria a la salud o la "ida de las personas, de los animales, o cuando sea necesario excluir de patentabilidad para la preservación de los vegetales o del 
medio ambiente Luisa Fernanda Herrera Sierra 
Introducción
Contenido de la exclusión, regulación y su importancia 
I. Conforme al párrafo 2 del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC, ¿qué invenciones deben excluirse de patentabilidad? 
II. Patentabilidad de invenciones que involucren organismos genéticamente modificados 
III. Soluciones normativas a los riesgos generados por una produccción masiva basada en cultivos genéticamente modificados 
Conclusiones 
Referencias 
Capítulo 15 Las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales que no sean procedimientos no biológicos o 
microbiológicos Carlos Augusto Conde Gutierrez Carlos Felipe Payán Rodríguez 
Introducción 
1. Plantas vs. variedades vegetales 
A. Europa 
B. Estados Unidos 
1. Patent Plant Act 
2. Plant Variety Protection Act (PVPA) 
3. Utility patent y J E. M. Ag Supply, Inc. L·. Pioneer Hi-Bred Intemational, lnc. 
C. Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia  II. Animales 
A. Animal varieties, races animales o Tierarten 
B. Estados Unidos 
C. La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia 
III. Procedimientos esencialmente biológicos 
A. Procedimientos esencialmente para la producción de plantas o animales y procedimientos no biológicos B. Procedimientos microbiológicos 
C. La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia 
Conclusiones 
Referencias 
Capítulo 16 Métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal y métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o a animales Carlos Augusto Conde Gutierrez 
Introducción 
I. El porqué de la excepción: ¿imposibilidad de cumplir con el requisito de aplicación industrial o razones de política pública? 
II. La naturaleza de la excepción 
A. Métodos quirúrgicos y terapéuticos para el tratamiento de seres humanos o de animales, y métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos y a animales 
B. Métodos de tratamiento terapéutico y quirúrgico 
C. Métodos de tratamiento quirúrgico 
D. Métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos ya animales 
E. ¿Quién adelanta el método? ¿Cuál es el significado de animales y seres humanos? 
F. La actividad médica y la inmunidad en Estados Unidos 
Conclusiones Referencias 
IV. LAS PATENTES Y LAS FLEXIBILIDADES DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC 
Capítulo 17 Las patentes y las flexibilidades del Acuerdo sobre los ADPIC Luisa Fernanda Herrera Sierra 
Introducción 
I. La autonomía de los Estados miembros y los objetivos  del sistema de propiedad intelectual, flexibilidades fundantes del sistema de propiedad intelectual 
II La interpretación de las flexibilidades por el Órgano de Resolución de Diferencias de la OMC 
III. La Declaración de Doha de 2001 y las flexibilidades 
IV Importaciones paralelas 
V Licencias obligatorias 
VI. De la excepción Bolar a la excepción de investigación 
VII. Otras excepciones a la infracción 
Conclusiones 
Referencias 
V ASPECTOS RELEVANTES DEL PROCESO DE CONCESIÓN y DEL RÉGIMEN DE EXPLOTACIÓN DE LAS PATENTES 
Capítulo 18 La titularidad en el derecho de patentes Manuel Guerrero Gaitán 
I. Titularidad del inventor 
II. Invenciones laborales 
A. Invenciones laborales en Ecuador y Perú 
B. Las invenciones laborales en Alemania 
C. Las invenciones laborales en España y el Reino Unido 
III. Titularidad de las invenciones universitarias 
A. Las invenciones universitarias en países andinos 
B. Las invenciones universitarias en Europa 
1. Reino Unido 
2. España 
C. Regulación de las invenciones universitarias en Estados Unidos 
IV Titularidad de las invenciones desarrolladas con fondos públicos Conclusiones y recomendaciones 
Referencias 
Capítulo 19 
Aspectos relevantes del proceso de concesión de las patentes Manuel Guerrero Gaitán 
Introducción  1. Documentos necesarios para la solicitud de patente
II. El documento técnico 
A. Descripción 
B. El capítulo reivindicatorio 
1. Características de las reivindicaciones 
2. Características del capítulo reivindicatorio 
C. Dibujos 
D. Resumen 
III. Trámite de la solicitud de patente 
A. Presentación, admisión y otorgamiento de fecha de presentación 
B. Examen de forma de la solicitud 
C. Publicación de la solicitud 
D. Oposición 
E. Examen de patentabilidad 
IV. El procedimiento acelerado de patentes (PPH) 
A. Definición 
B. Procedimiento Referencias 
Capítulo 20 La explotación contractual de las patentes Manuel Guerrero Gaitán 
Introducción 
1. Contratos con causa simple 
A. Contratos de cesión 
l. Obligaciones del cedente 
2. Obligaciones del cesionario 
B. El contrato de licencia 
l. Obligaciones del licenciante 
2. Obligaciones del licenciatario 
II. Contratos con causa compleja 
A. El contrato de franquicia 
1. Obligaciones del franquiciador
2. Obligaciones del franquiciado 
B. El contrato de joint venture 
l. Descripción del contrato de joint venture 
2. Contenido del contrato 
Conclusiones 
Referencias  VI. DE LA INFRACCIÓN 
Capítulo 21 Del alcance de la patente al concepto de infracción Diego Fernando Guzmán Delgado
Introducción 
1. Del alcance de la protección y la formulación de las reivindicaciones (Claim construction) 
A. Las reivindicaciones 
1. Categorías de reivindicaciones 
a. Reivindicaciones de productos 
b. Reivindicaciones de procedimiento 
c. Reivindicaciones de uso 
d. Swiss-type claim y European-type claim 
B. Interpretación de las reivindicaciones 
1. El sistema central y el sistema periférico de interpretación de las reivindicaciones 
2. El tenor literal de las reivindicaciones 
3. Fuentes de interpretación intrínsecas y extrínsecas en la jurisprudencia estadounidense 
a. Fuentes intrínsecas 
b. Fuentes extrínsecas 
II. Infracción de patente 
A. Infracción literal o textual 
C. La doctrina de los equivalentes 
D. Prosecution history estoppel 
Consideraciones finales
Referencias 
Capítulo 22 Valoración de perjuicios en la infracción de las patentes Ernesto Rengifo García 
Introducción 
1. Derechos de propiedad intelectual (patentes) y las obligaciones de no hacer II. Principios UNIDROIT 
III. Acuerdo sobre los ADPIC 
IV. Indemnización por infracción de patentes en Estados Unidos 
V. Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos  VI. Directiva Europea 2004/48/CE 
VII. Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea, Colombia y Perú 
VIII. Decisión Andina 486 de 2000 
IX. Sobre la pérdida de oportunidad 
X. ¿Caben los daños punitivos en derecho colombiano? 
Reflexiones finales Referencias 
VII. LA PATENTE Y LA RELACIÓN CON OTROS DERECHOS 
Capítulo 23 Las patentes y el derecho de la competencia: estudio de la negativa a licenciar como conducta anticompetitiva y sus efectos en el acceso Luisa Fernanda Herrera Sierra 
Introducción 
1. El derecho de la competencia como flexibilidad en el contexto del Acuerdo sobre los ADPIC 
A. Artículo 6.° del Acuerdo sobre los ADPIC 
B. Artículo 7.° del Acuerdo sobre los ADPIC 
C. Artículo 8.° del Acuerdo sobre los ADPIC 
D. Artículo 40 del Acuerdo sobre los ADPIC 
E. Regulación de las licencias obligatorias concedidas a raíz de conductas anticompetitivas en el Acuerdo sobre los ADPIC yen la Comunidad Andina de Naciones 
II. La relación entre el derecho de la competencia y la propiedad intelectual en Estados Unidos y en Europa. Estudio de la negativa a licenciar en el derecho de 
patentes como conducta anticompetitiva 
III. Situación en Colombia Conclusiones 
Referencias 
Capítulo 24 El secreto empresarial Diego Fernando Guzmán Delgado 
Introducción 
1. La información no divulgada en el Acuerdo sobre los ADPIC 
A. Secreto empresarial 
I. Carácter secreto  2. Valor comercial derivado de su confidencialidad 
3. Medidas razonable bajo las circunstancias específicas 
B. Acuerdos de confidencialidad 
C. Acción por competencia desleal como ejercicio de los derechos 
II. Trade secret en Estados Unidos 
III. Régimen europeo Consideraciones finales 
Referencias 
Capítulo 25 La protección de datos de prueba Ernesto Rengifo Careta 
Introducción 
I. Artículo 39.3 del Acuerdo sobre los AOPIC 
II. Regulación en América Latina 
A. Argentina 
B. Brasil 
C. Chile 
D. Tratado del Grupo de los Tres (G-3) 
III. TLC entre Canadá, Estados Unidos y México (NAFTA) 
IV. Colombia y la Comunidad Andina de Naciones 
A. Resolución 817 de 2004 de la Secretaría General de la CAN
B. Sentencia de 8 de diciembre de 2005 del Tribunal Andino de Justicia 
C. Decisión Andina 632 de 2006 
D. Decisión Andina 689 de 2008 
V. TLC Colombia-Estados Unidos 
VI. TLC con la Unión Europea 
VII. TLC con la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC/EFTA: Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein) 
Reflexión final
Referencias
Capítulo 26 La relación de la patente y la marca Brenda Salas Pasuy 
Introducción 
I. Las marcas y las patentes 
II. Régimen cumulativo  
III. Régimen distributivo 
A. Estados Unidos 
Traffix Devices Inc. v. Marketing Displays Inc. 
B. Derecho europeo 
Philips Electronics v. Rémington Consumer Products Ltd. 
Lego Juris v. Oficina de Armonización del Mercado Interno (OAMI) 
C. Colombia 
Conclusión 
Referencias 
Capítulo 27 La relación de la patente y el diseño Brenda Salas Pasuy 
Introducción 
1. Estados Unidos Patentes de diseño 
A. La solución jurisprudencial 
I. La dicotomía funcionalidad-ornamentalidad 
Diseños alternativos 
La afectación negativa a la utilidad del objeto 
La construcción de la reivindicación 
II. Europa 
A. La solución legislativa 
La distinción entre el efecto técnico y el estético
I. Multiplicidad de formas 
II. Criterio de los contornos 
Aplicación práctica de estos criterios 
III. Colombia 
Conclusiones 
Referencias 
Los autores